Contraffazione di marchio comunitario: estensione a tutto il territorio dell’Unione della tutela ed efficacia delle misure coercitive. Brevi note di commento a Corte di Giustizia – Grande Sezione – Sentenza 12 aprile 2011 – Causa C-235/09.

 
Il divieto di prosecuzione della contraffazione del marchio e la relativa misura coercitiva (astreinte) disposti dal giudice nazionale, operante in veste di Tribunale dei marchi comunitari, ha, in linea di principio, effetti transfrontalieri su tutto il territorio dell’Unione.
Nella decisione in commento la Corte comunitaria ha affermato il principio in base al quale il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di ottenere tutela in tutto il territorio dell’Unione adendo il Tribunale dei marchi di uno degli stati comunitari in cui si è realizzata la contraffazione o la minaccia di contraffazione. Il Tribunale qualora ritenga fondata la domanda applicherà le misure coercitive previste dal diritto nazionale di appartenenza; la decisione sarà efficace in tutti i territori dell’Unione. Qualora il divieto disposto dal Tribunale dei marchi venga disatteso in uno stato membro e della questione venga investito un giudice nazionale, costui dovrà rendere effettiva la misura coercitiva facendo ricorso alle modalità più appropriate previste dal diritto interno.
 
Il caso che ha dato origine all’intervento della Corte di Giustizia in commento vede come protagonisti la società Chronopost SA, titolare del marchio “Webshipping” - registrato sia in Francia, sia a livello comunitario presso UAMI (Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno) nelle classi relative a servizi di trasporto e logistica - e la DHL Express France SAS, utilizzatrice dello stesso acronimo per identificare un servizio di corriere espresso, fruibile principalmente tramite Internet.
Tutte le corti francesi chiamate a pronunciarsi sul caso (Tribunal de grande Istance de Paris, operante in veste di Tribunale dei marchi, la Cour d’Appel de Paris e la Court de Cassation) hanno riconosciuto la contraffazione del marchio francese da parte di DHL, mentre non si sono dimostrate concordi circa l’estensibilità della tutela in tutto il territorio dell’Unione. Per tale ragione la Court de Cassation ha reputato necessario interpellare sul punto la Corte di Giustizia, la quale si è espressa sia circa la funzione e competenza del Tribunale dei marchi, sia sull’estensione del diritto del titolare del marchio comunitario.
Per quanto concerne il primo punto, in via preliminare la Corte ha rilevato che il regolamento CE n. 40/94 ha dotato il marchio comunitario di efficacia e protezione uniforme all’interno di tutto il territorio dell’Unione. Per assicurare l’unitarietà della tutela è stato istituito il Tribunale dei marchi il quale ha competenza territoriale estesa a tutti i paesi dell’Unione. Esso è chiamato a dirimere in via esclusiva controversie in materia di contraffazione e minaccia di contraffazione (qualora l’ordinamento nazionale lo preveda) che coinvolgano marchi comunitari e ad adottare, in presenza di dette fattispecie, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto previste dalla legge nazionale di appartenenza. Tale autorità è stata istituita con il precipuo compito di garantire una tutela uniforme ed omogenea, evitando incoerenze sostanziali e conflitti di giudicati, inevitabili qualora la competenza fosse stata attribuita a fori di stati diversi.
Relativamente al secondo punto - estensione del diritto del titolare del marchio - la Corte ha poi precisato che affinché il titolare del marchio comunitario sia dotato di effettiva tutela è necessario che gli effetti disposti dal Tribunale dei marchi siano applicabili anche in stati diversi da quello in cui la pronuncia è stata resa. Diversamente, infatti, il contraffattore potrebbe continuare a sfruttare il marchio nei paesi in cui il diritto non è ancora stato azionato, imponendo, di contro, al titolare di agire innanzi a ciascuna autorità giurisdizionale dell’Unione.
Per quanto riguarda in particolare l’applicabilità di misure coercitive non riconosciute in altri ordinamenti - nel caso di specie l’astreinte - la Corte di Giustizia, richiamando il Reg. 44/2001 in tema di riconoscimento di decisioni straniere, ha disposto che il singolo Stato membro debba comunquerealizzare l’obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato”.
 
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